당당특허법률사무소 전담팀 — 15년 이상 상표 실무 경험 · LG전자·도요타·미쓰비시중공업 등 대기업 자문 이력 · 김앤장·코리아나특허 등 대형 로펌 출신 구성 · 서울대·연세대 등 팀 구성
미국상표등록은 한국 상표등록과 절차가 비슷해 보이지만, 분쟁이 발생하는 구조는 상당히 다릅니다.
단순히 “출원해서 등록받으면 끝”이 아닙니다. 저희가 실제로 처리해온 미국상표 사건들을 보면, 출원 단계의 거절통지부터 등록 후 침해 경고장까지 분쟁이 발생하는 지점과 대응 방식이 각기 다릅니다. 이 글에서는 그 실제 쟁점들을 단계별로 정리했습니다.
미국상표등록에서 분쟁이 발생하는 3가지 지점
미국상표등록 분쟁은 한 번이 아니라 세 번의 관문에서 생길 수 있습니다. 지금 내 상표가 어느 단계에 있는지에 따라 대응 방법이 완전히 달라지므로, 먼저 이 세 지점을 구분하는 것이 중요합니다.
미국상표등록 절차와 분쟁 발생 지점
① 출원 단계 · 약 4~6개월
거절이유통지
(Office Action)
심사관의 직권 거절, Section 2(d) 혼동가능성이 대표적
② 공고 단계 · 공고 후 30일
이의신청
(Opposition)
제3자가 TTAB에 제기하는 준사법 절차
③ 등록 이후 · 등록 후 언제든
취소심판·침해소송
(Cancellation)
불사용·사기적 취득 주장, 실사용 침해 분쟁
가장 흔한 분쟁 원인, Section 2(d) 혼동가능성 거절
미국상표등록 거절 사유 중 가장 많은 비중을 차지하는 것이 Section 2(d) 혼동가능성(Likelihood of Confusion) 거절입니다. 저희가 상담받는 문의 중에도 이 거절통지를 받고 나서야 연락 주시는 경우가 적지 않습니다.
심사관이 혼동가능성을 판단할 때 보는 핵심 기준(듀퐁 요소, DuPont Factors)은 다음과 같습니다.
Section 2(d) 판단 체크리스트
※ 1973년 In re E.I. du Pont de Nemours & Co. 판례로 정립된 기준
여기서 실무적으로 자주 발생하는 오해가 있습니다. 한국에서 이미 등록된 상표라도 미국에서는 얼마든지 거절될 수 있습니다. 미국은 한국과 별개의 선행상표 데이터베이스를 운영하기 때문에, 한국 등록 여부와 미국 등록 가능성은 사실상 무관합니다. 실제로 국내에서 문제없이 등록된 상표를 그대로 미국에 출원했다가, 국내에서는 전혀 예상하지 못했던 선등록 상표와 충돌해 거절통지를 받는 사례를 자주 접합니다.
또한 상품·서비스가 정확히 같지 않아도, 심사관이 “같은 출처로 오인할 가능성이 있다”고 판단하면 관련 상품으로 취급되어 거절될 수 있습니다. 예를 들어 의류와 액세서리처럼 사업 확장 가능성이 있는 카테고리는 관련 상품으로 묶이는 경우가 흔합니다.
이 단계에서 대응을 잘못하면 최종거절(Final Office Action)로 이어지고, 이후에는 재심사 청구나 TTAB 항소 외에는 선택지가 좁아집니다. 미국상표등록 거절통지를 받으셨다면, 대응 기한 내에 정확한 논리로 의견서를 제출하는 것이 등록 가능 여부를 가르는 경우가 많습니다.
거절이유통지를 받으셨다면, 대응 기한 내에 논리를 정확히 세우는 것이 중요합니다.
거절통지 대응 상담 신청이의신청(Opposition)을 받았다면 — TTAB 절차의 실체
심사를 무사히 통과해도 안심하기는 이릅니다. 등록결정 후 상표공보에 공고되면, 공고일로부터 30일간 제3자가 이의신청을 제기할 수 있는 기간이 주어집니다.
이의신청이 제기되면 절차는 USPTO 상표심판원(TTAB)의 준사법 절차로 넘어갑니다. 단순한 서면 검토가 아니라 증거 제출과 주장·반박이 오가는 절차이기 때문에, 짧게는 수개월에서 길게는 1년 이상 소요되는 경우도 있고, 그만큼 비용 부담도 커질 수 있습니다. 대응 방향을 초기에 잘못 잡으면 이 기간과 비용이 더 늘어나는 경우를 실무에서 종종 봅니다.
이의신청 대응 시 핵심 증거는 다음과 같습니다.
- 상표의 실제 사용 현황 자료
- 상품·서비스의 실질적 차이를 입증하는 자료
- 소비자 인식 조사 자료
이의신청인이 무엇을 근거로 주장하는지에 따라 대응 전략이 완전히 달라지기 때문에, 초기 단계에서 쟁점을 정확히 파악하는 것이 이후 절차의 방향을 결정합니다.
등록 후에도 상표를 뺏길 수 있을까 — 취소심판(Cancellation)의 실제 리스크
미국상표등록을 마쳤다고 해서 그 권리가 영구히 안전한 것은 아닙니다. 등록 후에도 제3자가 취소심판을 청구할 수 있습니다. 실무에서 확인되는 대표적인 취소 사유는 다음 두 가지입니다.
불사용(non-use) 주장
미국은 사용주의 원칙을 채택하고 있어, 등록만 해두고 실제 사용 증거를 갖추지 못한 상표는 언제든 취소 리스크에 노출됩니다.
사기적 취득(fraud) 주장
출원 당시 사용 사실을 허위로 진술했다는 주장으로, 출원 서류 작성 단계의 정확성이 등록 후 분쟁 리스크와도 직결됩니다.
취소심판이 청구되면, 상표권자는 실제 사용 사실을 입증할 자료 — 광고, 판매 내역, 웹사이트, 제품 태그 등 — 를 구체적으로 제출해야 합니다. 사용 증거가 모호하거나 형식을 충족하지 못하면 청구인에게 유리하게 절차가 진행될 수 있습니다.
이미 침해 경고장을 받았거나 분쟁이 시작된 경우 대응 순서
지금까지는 USPTO 심사 절차 안에서 생기는 분쟁이었습니다. 하지만 실제 사업 현장에서는 전혀 다른 방식의 분쟁도 벌어집니다. 타 상표권자로부터 침해 경고장(cease and desist letter)을 받거나, 아마존 등 이커머스 플랫폼에서 상표 문제로 판매 계정이 정지되는 경우입니다.
저희가 상담에서 자주 확인하는 것은, 경고장을 받은 분들이 당황해서 곧바로 감정적으로 반박 메일을 보내거나, 반대로 아무 대응 없이 방치해버리는 경우입니다. 두 경우 모두 이후 대응에서 불리하게 작용할 수 있습니다.
침해 경고장을 받았을 때 대응 순서
미국상표등록 관련 분쟁은 절차 단계마다 대응 기한이 정해져 있고, 한 번 기한을 놓치면 되돌리기 어려운 경우가 많습니다. 지금 거절통지나 이의신청, 혹은 침해 경고장을 받은 상태라면, 남은 대응 기한부터 먼저 확인하시는 것을 권해드립니다.
참고 자료: USPTO TMEP §1207(Section 2(d) 심사 기준) · In re E.I. du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357 (C.C.P.A. 1973) · USPTO 상표공고 및 이의신청 기간 규정(Trademark Trial and Appeal Board 절차)