상표 출원 후 거절이유통지서를 받으면 대부분 “식별력이 없다”는 문구를 마주하게 됩니다. 상표법 제33조 제1항이 정한 7가지 유형 중 하나에 해당한다는 뜻입니다.
특허청 심사 통계상 식별력 관련 거절 비중은 해마다 늘고 있어, 이름을 정하는 단계에서 가장 먼저 점검해야 할 문제입니다. 아래에서 각 유형과 실제 판단 기준, 이미 거절 통지를 받았다면 다음에 뭘 해야 하는지까지 정리했습니다.
상표법 제33조 제1항 한눈에 보기
보통명칭
관용상표
성질표시 (최다 거절)
현저한 지리적 명칭
흔한 성 또는 명칭
간단하고 흔한 표장
기타 식별력 없는 표장 (보충 규정)
상표에 ‘식별력’이 없으면 왜 등록이 거절될까
식별력이 없는 표장은 특정인에게 독점권을 줄 수 없기 때문에 상표법상 등록 대상에서 제외됩니다.
- 식별력이란 내 상품과 다른 사람의 상품을 구별하게 해주는 힘 (상표법 제2조 제1항 제1호)
- 식별력이 없는 표장을 독점시키면 다른 사업자가 정상적으로 써야 할 말을 못 쓰게 됨
- 그래서 특허청은 식별력 없는 표장을 처음부터 등록 대상에서 제외함
내 브랜드
식별력
타인 브랜드
실무에서는 이름이 예쁘고 부르기 좋다는 이유만으로 정했다가, 나중에 그 이름이 상품을 그대로 설명하는 말이었다는 걸 알고 당황하시는 분들을 자주 만납니다. 상표는 감각의 영역이지만, 등록 가능성은 철저히 법적 판단의 영역입니다.
상표법 제33조 제1항, 식별력 없는 상표는 어떤 유형이 있을까
식별력 없는 상표는 제1호부터 제6호까지 구체적 유형과, 이에 해당하지 않아도 적용되는 보충 규정인 제7호로 나뉩니다.
| 호수 | 유형 | 예시 |
|---|---|---|
| 제1호 | 보통명칭 | 과자류 ‘호두과자’, 스낵류 ‘Corn Chip’ |
| 제2호 | 관용상표 | 동업자들이 관행적으로 써서 식별력을 상실한 표장 |
| 제3호 | 성질표시(기술적 표장) | 산지·품질·원재료·효능·용도 등을 직접 표시 |
| 제4호 | 현저한 지리적 명칭 | ‘서울’, ‘금강산’, ‘뉴욕’ |
| 제5호 | 흔한 성 또는 명칭 | ‘김씨’, ‘이씨’, ‘상사’ |
| 제6호 | 간단하고 흔한 표장 | 단순 도형, 한두 글자 조합 |
| 제7호 | 기타 식별력 없는 표장 | 1~6호에 안 걸려도 출처 식별이 안 되는 경우 |
제4호는 지명 자체가 문제라기보다, 그 지명만으로 구성되어 다른 요소와 결합되지 않은 경우에 적용됩니다. ‘서울우유’처럼 다른 단어와 결합되면 판단이 달라질 수 있습니다.
제5호와 제6호는 상대적으로 명확한 편입니다. 흔한 성씨나 ‘상사’, ‘상점’ 같은 표현, 단순 도형 하나만으로는 누구의 상품인지 구별할 수 없다고 보기 때문에, 이 유형은 처음부터 다른 식별력 있는 요소와 결합해서 출원하는 것이 일반적입니다.
제3호, 성질표시 상표가 가장 자주 걸리는 이유
실무에서 거절 통지를 가장 많이 받는 유형은 제3호이며, 상품의 성질을 직접적으로 설명한 표장이 여기 해당합니다.
“물염색”
모발염색제 지정상품에 출원, 성질표시로 인정되어 제3호·제7호 동시 거절
“OLED” 관련 표장
텔레비전 수신기 지정, 원재료·생산방식을 나타내는 일반 용어로 판단되어 거절
두 사례 모두 지정상품과의 관계에서 표장이 성질을 직접 나타낸다고 판단됐고, 시장 점유율이 높다는 사정만으로는 식별력 취득이 인정되지 않았습니다.
특히 식음료나 뷰티 업종에서 이 문제가 자주 나옵니다. ‘촉촉한’, ‘진한’, ‘순한’ 같은 성질 표현을 브랜드명에 그대로 녹이려는 시도가 많기 때문입니다. 상담을 하다 보면 본인은 그 표현이 상품 설명이라고 인식하지 못한 채 출원을 진행하는 경우를 종종 봅니다.
상표를 정할 때 상품 특징을 직접 설명하는 단어를 피해야 하는 이유가 여기 있습니다. 브랜드 네이밍 단계에서 이 부분을 먼저 점검하면 출원 이후 의견제출통지에 대응하는 시간과 비용을 크게 줄일 수 있습니다.
브랜드명이 성질표시에 해당하는지 스스로 판단하기 어려우신가요?
출원 전 식별력 점검 상담 신청제7호, 나머지를 포괄하는 보충 규정
제7호는 1호부터 6호까지 걸리지 않아도 수요자가 출처를 식별할 수 없다고 판단되면 적용되는 보충 규정입니다.
- 흔한 구호나 광고 문구
- 다수인이 관행적으로 쓰는 영문 약어 (CYBER, NET, CASH 계열)
다만 제7호는 판단이 유동적입니다. 특허법원 2022허3793 판결(영문 상표 ‘GLOBALIZATION PARTNERS’ 사건)에서는 법원이 오히려 식별력을 인정했습니다. 세계화라는 개념이 특정 업무를 직감시키지 않는다고 봤기 때문입니다.
즉 같은 제7호라도 지정상품과의 관계, 일반 수요자의 언어 인식 수준에 따라 결론이 달라질 수 있습니다. 출원 전에 지정상품을 어떻게 잡느냐에 따라 결과가 바뀔 수 있는 부분이라, 이 단계에서 전문가 검토를 받아보는 것이 안전합니다.
흔한 단어인데도 등록된 상표가 있던데, 왜 가능했을까
식별력이 부족해도 상표법 제33조 제2항에 따라 ‘사용에 의한 식별력 취득’이 인정되면 예외적으로 등록될 수 있습니다.
- 출원 전부터 표장을 꾸준히 사용
- 수요자들 사이에서 특정인의 상품으로 널리 인식됨
사용에 의한 식별력 취득, 필요 증거 체크리스트
앞서 언급한 ‘물염색’ 사건에서도 흥미로운 지점이 있습니다. 지정상품 중 일반 모발염색제류에 대해서는 사용에 의한 식별력이 인정됐지만, 애완동물용 모발염색제 등 다른 지정상품에서는 인정되지 않았습니다. 지정상품 하나하나마다 식별력 취득 여부가 따로 판단된다는 뜻입니다.
증거를 준비해오신 분들을 보면 매출액 자료만 두툼하게 챙겨오시고, 정작 소비자 인지도를 보여줄 자료는 빠져 있는 경우가 많습니다. 매출이 높다는 사실과, 소비자가 그 표장을 보고 특정 브랜드를 떠올린다는 사실은 서로 다른 증명이기 때문에, 둘 다 균형 있게 준비되어야 인정받을 가능성이 올라갑니다.
증거 자료를 어떤 시점부터, 어떤 형식으로 모아야 인정받을 가능성이 높아지는지는 사안마다 차이가 큽니다. 이미 사용 중인 상표가 거절 위기에 놓였다면, 증거 정리 방향을 정하기 전에 상담을 받아보시길 권합니다.
내 상표, 식별력 문제로 거절될 가능성이 있는지 어떻게 점검할까
출원 전 스스로 점검할 수 있는 기준은 다음 두 가지입니다.
- 상품명을 빼고 상표만 봤을 때도 무슨 상품인지 짐작되지 않는가
- 동종 업계에서 이미 흔히 쓰이는 표현은 아닌가
이 두 가지를 통과하기 어렵다면 다음 방향으로 재검토하는 것이 안전합니다.
- 조어상표 — 새로운 단어를 만든 상표
- 임의선택상표 — 상품과 관련 없는 단어를 고른 상표
- 암시상표 — 성질을 간접적으로만 암시하는 상표
또한 식별력이 약한 단어라도 독창적인 로고나 도형과 결합하면 전체적으로 식별력이 인정되는 경우가 있습니다. 다만 이 판단은 결합의 방식과 정도에 따라 결론이 크게 갈리기 때문에, 실제 등록 가능성은 KIPRIS 선행상표 조사와 함께 개별적으로 검토해야 정확합니다.
만약 이미 거절이유통지서를 받으셨다면, 다음 절차로 대응할 수 있습니다.
이름을 통째로 바꿔야 하는지, 지정상품을 조정해서 대응할 수 있는지는 거절 이유의 구체적인 근거 조문에 따라 갈리므로, 통지서를 받은 시점에 바로 검토하는 것이 유리합니다.
이미 거절이유통지서를 받으셨다면, 대응 기한 안에 방향을 정하는 것이 중요합니다.
거절이유통지 대응 상담 신청핵심 요약
- 상표법 제33조 제1항은 식별력 없는 상표를 7가지 유형(제1호~제7호)으로 규정
- 실무에서 가장 자주 걸리는 유형은 제3호(성질표시)와 제7호(기타 식별력 없는 표장)
- 식별력이 부족해도 제33조 제2항의 ‘사용에 의한 식별력 취득’으로 예외적 등록 가능
- 이미 거절 통지를 받았다면 의견서 제출 → 거절결정불복심판 순으로 대응
- 출원 전 상품명을 가리고 이름만 봤을 때 식별력이 있는지 자가 점검이 우선
참고 자료
- 국가법령정보센터 – 상표법 제33조 원문 (law.go.kr)
- 국가법령정보센터 – 판례 검색, OLED TV 상표 거절결정 사건 (law.go.kr)
- 특허청(지식재산처) – 상표의 이해: 식별력 판단기준 및 유형별 예시 (kipo.go.kr)
- 특허청 상표심사기준 제5부 (kipo.go.kr)
- 특허법원 주요판결 – 2022허4406 ‘물염색’ 사건, 2022허3793 ‘GLOBALIZATION PARTNERS’ 사건 (patent.scourt.go.kr)
브랜드 이름을 이미 정해두셨다면, 출원 서류를 넣기 전에 식별력 관점에서 한 번 점검받아보시는 걸 권해드립니다.
당당특허법률사무소 상담 신청하기상표 출원 후 거절이유통지서를 받으면 대부분 “식별력이 없다”는 문구를 마주하게 됩니다. 상표법 제33조 제1항이 정한 7가지 유형 중 하나에 해당한다는 뜻입니다.
특허청 심사 통계상 식별력 관련 거절 비중은 해마다 늘고 있어, 이름을 정하는 단계에서 가장 먼저 점검해야 할 문제입니다. 아래에서 각 유형과 실제 판단 기준, 이미 거절 통지를 받았다면 다음에 뭘 해야 하는지까지 정리했습니다.
상표법 제33조 제1항 한눈에 보기
보통명칭
관용상표
성질표시 (최다 거절)
현저한 지리적 명칭
흔한 성 또는 명칭
간단하고 흔한 표장
기타 식별력 없는 표장 (보충 규정)
상표에 ‘식별력’이 없으면 왜 등록이 거절될까
식별력이 없는 표장은 특정인에게 독점권을 줄 수 없기 때문에 상표법상 등록 대상에서 제외됩니다.
- 식별력이란 내 상품과 다른 사람의 상품을 구별하게 해주는 힘 (상표법 제2조 제1항 제1호)
- 식별력이 없는 표장을 독점시키면 다른 사업자가 정상적으로 써야 할 말을 못 쓰게 됨
- 그래서 특허청은 식별력 없는 표장을 처음부터 등록 대상에서 제외함
내 브랜드
식별력
타인 브랜드
실무에서는 이름이 예쁘고 부르기 좋다는 이유만으로 정했다가, 나중에 그 이름이 상품을 그대로 설명하는 말이었다는 걸 알고 당황하시는 분들을 자주 만납니다. 상표는 감각의 영역이지만, 등록 가능성은 철저히 법적 판단의 영역입니다.
상표법 제33조 제1항, 식별력 없는 상표는 어떤 유형이 있을까
식별력 없는 상표는 제1호부터 제6호까지 구체적 유형과, 이에 해당하지 않아도 적용되는 보충 규정인 제7호로 나뉩니다.
| 호수 | 유형 | 예시 |
|---|---|---|
| 제1호 | 보통명칭 | 과자류 ‘호두과자’, 스낵류 ‘Corn Chip’ |
| 제2호 | 관용상표 | 동업자들이 관행적으로 써서 식별력을 상실한 표장 |
| 제3호 | 성질표시(기술적 표장) | 산지·품질·원재료·효능·용도 등을 직접 표시 |
| 제4호 | 현저한 지리적 명칭 | ‘서울’, ‘금강산’, ‘뉴욕’ |
| 제5호 | 흔한 성 또는 명칭 | ‘김씨’, ‘이씨’, ‘상사’ |
| 제6호 | 간단하고 흔한 표장 | 단순 도형, 한두 글자 조합 |
| 제7호 | 기타 식별력 없는 표장 | 1~6호에 안 걸려도 출처 식별이 안 되는 경우 |
제4호는 지명 자체가 문제라기보다, 그 지명만으로 구성되어 다른 요소와 결합되지 않은 경우에 적용됩니다. ‘서울우유’처럼 다른 단어와 결합되면 판단이 달라질 수 있습니다.
제5호와 제6호는 상대적으로 명확한 편입니다. 흔한 성씨나 ‘상사’, ‘상점’ 같은 표현, 단순 도형 하나만으로는 누구의 상품인지 구별할 수 없다고 보기 때문에, 이 유형은 처음부터 다른 식별력 있는 요소와 결합해서 출원하는 것이 일반적입니다.
제3호, 성질표시 상표가 가장 자주 걸리는 이유
실무에서 거절 통지를 가장 많이 받는 유형은 제3호이며, 상품의 성질을 직접적으로 설명한 표장이 여기 해당합니다.
“물염색”
모발염색제 지정상품에 출원, 성질표시로 인정되어 제3호·제7호 동시 거절
“OLED” 관련 표장
텔레비전 수신기 지정, 원재료·생산방식을 나타내는 일반 용어로 판단되어 거절
두 사례 모두 지정상품과의 관계에서 표장이 성질을 직접 나타낸다고 판단됐고, 시장 점유율이 높다는 사정만으로는 식별력 취득이 인정되지 않았습니다.
특히 식음료나 뷰티 업종에서 이 문제가 자주 나옵니다. ‘촉촉한’, ‘진한’, ‘순한’ 같은 성질 표현을 브랜드명에 그대로 녹이려는 시도가 많기 때문입니다. 상담을 하다 보면 본인은 그 표현이 상품 설명이라고 인식하지 못한 채 출원을 진행하는 경우를 종종 봅니다.
상표를 정할 때 상품 특징을 직접 설명하는 단어를 피해야 하는 이유가 여기 있습니다. 브랜드 네이밍 단계에서 이 부분을 먼저 점검하면 출원 이후 의견제출통지에 대응하는 시간과 비용을 크게 줄일 수 있습니다.
브랜드명이 성질표시에 해당하는지 스스로 판단하기 어려우신가요?
출원 전 식별력 점검 상담 신청제7호, 나머지를 포괄하는 보충 규정
제7호는 1호부터 6호까지 걸리지 않아도 수요자가 출처를 식별할 수 없다고 판단되면 적용되는 보충 규정입니다.
- 흔한 구호나 광고 문구
- 다수인이 관행적으로 쓰는 영문 약어 (CYBER, NET, CASH 계열)
다만 제7호는 판단이 유동적입니다. 특허법원 2022허3793 판결(영문 상표 ‘GLOBALIZATION PARTNERS’ 사건)에서는 법원이 오히려 식별력을 인정했습니다. 세계화라는 개념이 특정 업무를 직감시키지 않는다고 봤기 때문입니다.
즉 같은 제7호라도 지정상품과의 관계, 일반 수요자의 언어 인식 수준에 따라 결론이 달라질 수 있습니다. 출원 전에 지정상품을 어떻게 잡느냐에 따라 결과가 바뀔 수 있는 부분이라, 이 단계에서 전문가 검토를 받아보는 것이 안전합니다.
흔한 단어인데도 등록된 상표가 있던데, 왜 가능했을까
식별력이 부족해도 상표법 제33조 제2항에 따라 ‘사용에 의한 식별력 취득’이 인정되면 예외적으로 등록될 수 있습니다.
- 출원 전부터 표장을 꾸준히 사용
- 수요자들 사이에서 특정인의 상품으로 널리 인식됨
사용에 의한 식별력 취득, 필요 증거 체크리스트
앞서 언급한 ‘물염색’ 사건에서도 흥미로운 지점이 있습니다. 지정상품 중 일반 모발염색제류에 대해서는 사용에 의한 식별력이 인정됐지만, 애완동물용 모발염색제 등 다른 지정상품에서는 인정되지 않았습니다. 지정상품 하나하나마다 식별력 취득 여부가 따로 판단된다는 뜻입니다.
증거를 준비해오신 분들을 보면 매출액 자료만 두툼하게 챙겨오시고, 정작 소비자 인지도를 보여줄 자료는 빠져 있는 경우가 많습니다. 매출이 높다는 사실과, 소비자가 그 표장을 보고 특정 브랜드를 떠올린다는 사실은 서로 다른 증명이기 때문에, 둘 다 균형 있게 준비되어야 인정받을 가능성이 올라갑니다.
증거 자료를 어떤 시점부터, 어떤 형식으로 모아야 인정받을 가능성이 높아지는지는 사안마다 차이가 큽니다. 이미 사용 중인 상표가 거절 위기에 놓였다면, 증거 정리 방향을 정하기 전에 상담을 받아보시길 권합니다.
내 상표, 식별력 문제로 거절될 가능성이 있는지 어떻게 점검할까
출원 전 스스로 점검할 수 있는 기준은 다음 두 가지입니다.
- 상품명을 빼고 상표만 봤을 때도 무슨 상품인지 짐작되지 않는가
- 동종 업계에서 이미 흔히 쓰이는 표현은 아닌가
이 두 가지를 통과하기 어렵다면 다음 방향으로 재검토하는 것이 안전합니다.
- 조어상표 — 새로운 단어를 만든 상표
- 임의선택상표 — 상품과 관련 없는 단어를 고른 상표
- 암시상표 — 성질을 간접적으로만 암시하는 상표
또한 식별력이 약한 단어라도 독창적인 로고나 도형과 결합하면 전체적으로 식별력이 인정되는 경우가 있습니다. 다만 이 판단은 결합의 방식과 정도에 따라 결론이 크게 갈리기 때문에, 실제 등록 가능성은 KIPRIS 선행상표 조사와 함께 개별적으로 검토해야 정확합니다.
만약 이미 거절이유통지서를 받으셨다면, 다음 절차로 대응할 수 있습니다.
이름을 통째로 바꿔야 하는지, 지정상품을 조정해서 대응할 수 있는지는 거절 이유의 구체적인 근거 조문에 따라 갈리므로, 통지서를 받은 시점에 바로 검토하는 것이 유리합니다.
이미 거절이유통지서를 받으셨다면, 대응 기한 안에 방향을 정하는 것이 중요합니다.
거절이유통지 대응 상담 신청핵심 요약
- 상표법 제33조 제1항은 식별력 없는 상표를 7가지 유형(제1호~제7호)으로 규정
- 실무에서 가장 자주 걸리는 유형은 제3호(성질표시)와 제7호(기타 식별력 없는 표장)
- 식별력이 부족해도 제33조 제2항의 ‘사용에 의한 식별력 취득’으로 예외적 등록 가능
- 이미 거절 통지를 받았다면 의견서 제출 → 거절결정불복심판 순으로 대응
- 출원 전 상품명을 가리고 이름만 봤을 때 식별력이 있는지 자가 점검이 우선
참고 자료
- 국가법령정보센터 – 상표법 제33조 원문 (law.go.kr)
- 국가법령정보센터 – 판례 검색, OLED TV 상표 거절결정 사건 (law.go.kr)
- 특허청(지식재산처) – 상표의 이해: 식별력 판단기준 및 유형별 예시 (kipo.go.kr)
- 특허청 상표심사기준 제5부 (kipo.go.kr)
- 특허법원 주요판결 – 2022허4406 ‘물염색’ 사건, 2022허3793 ‘GLOBALIZATION PARTNERS’ 사건 (patent.scourt.go.kr)
브랜드 이름을 이미 정해두셨다면, 출원 서류를 넣기 전에 식별력 관점에서 한 번 점검받아보시는 걸 권해드립니다.
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