상표 출원 후 거절이유통지서를 받아드셨다면, 그 안에 적힌 “상표법 제34조”라는 문구를 보고 막막해지신 적이 있을 겁니다. 분명 독창적인 이름을 지었는데 왜 거절이 됐을까 싶으실 텐데요, 이 글에서 33조와의 차이부터 실무에서 자주 문제되는 호수, 그리고 대응 전략까지 정리해 드립니다.
상표법 34조란? 33조와는 무엇이 다른가?
상표법 34조는 식별력을 갖춘 상표라도 공익적 이유나 타인의 권리와 충돌한다는 이유로 등록을 막는 규정입니다.
많은 분들이 상표 출원 후 거절이유통지를 받고 저희 사무소에 문의를 주십니다. “분명 독창적인 이름인데 왜 거절됐죠?”라는 질문이 대표적입니다. 이때 실제 거절 근거를 살펴보면 33조가 아니라 34조인 경우가 상당히 많습니다.
저희가 다수의 34조 거절이유 대응을 진행하며 느낀 점은, 출원인 대부분이 이 두 조항의 구분을 모른 채 “왜 안 되는지” 막막해하신다는 것입니다. 33조는 상표 자체를 손보는 문제이고, 34조는 타인의 권리나 공익과의 관계를 푸는 문제입니다.
실무적으로 중요한 차이가 하나 더 있습니다. 33조 2항은 사용에 의한 식별력을 인정해 구제받을 여지를 열어두지만, 34조는 원칙적으로 이런 구제 규정이 적용되지 않습니다. 오래 사용했다는 사정만으로는 34조의 벽을 넘기 어렵습니다.
현행 상표법 34조 1항은 21개 호로 구성되어 있습니다. 이 중 실무에서 가장 자주 마주치는 호수를 중심으로 정리해보겠습니다.
거절이유통지서를 받으셨다면, 어느 호에 해당하는지 정확히 파악하는 것이 대응 전략의 출발점입니다. 저희 사무소는 이 34조 거절이유 대응을 다수 진행해온 경험이 있습니다 →
상표법 34조, 실무에서 자주 문제되는 호수는?
34조 1항 21개 호 중 실무에서 특히 자주 문제되는 호수는 다음과 같습니다.
- 제7호 — 선등록·선출원상표와 동일·유사
- 제8호·제10호 — 선사용에 의해 알려진 타인 상표와의 관계
- 제9호·제11호 — 주지·저명상표와의 관계 (혼동 vs 희석화)
- 제12호 — 품질오인·수요자기만 우려
- 제20호·제21호 — 동업·거래관계자, 대리인의 부정한 목적 출원
제7호 — 선등록·선출원상표와 동일·유사한 경우
가장 흔하게 마주치는 거절 사유입니다. 내 상표와 지정상품이 모두 유사한 타인의 선출원·선등록상표가 있으면 이 호에 걸립니다.
유사 여부 판단 기준은 세 가지입니다.
지정상품의 유사 여부도 함께 판단합니다. 상품의 속성, 용도, 생산·판매 채널, 수요자 범위 등을 종합해 판단하기 때문에, 겉보기에 다른 업종이라도 유사상품으로 묶이는 경우가 있습니다.
저희가 실제로 다룬 사건 중에는, 업종은 전혀 달라 보이는데도 유통 채널과 수요자층이 겹친다는 이유로 유사상품으로 묶여 거절된 사례가 적지 않았습니다. “업종이 다르니 괜찮겠지”라는 생각으로 사전조사 없이 출원하는 것은 위험한 이유입니다.
제8호·제10호 — 선사용에 의해 알려진 상표와의 관계
제7호가 등록·출원된 상표와의 충돌이라면, 제8호와 제10호는 정식 등록은 되지 않았더라도 실제 사용을 통해 특정인의 상표로 인식된 경우를 보호합니다.
내가 아무리 먼저 서류를 접수했더라도, 그보다 앞서 시장에서 실제로 사용되어 수요자들에게 알려진 타인의 상표가 있다면 이 조항으로 거절될 수 있습니다. 등록 여부만 확인하고 실제 시장 사용 현황을 놓치는 경우 자주 문제되는 지점입니다.
제9호·제11호 — 주지·저명상표와의 관계
두 조항 모두 이미 유명해진 타인의 상표를 보호하는 규정이지만, 성격이 다릅니다.
제11호는 한 단계 더 나아가, 특정 업계를 넘어 일반 대중에게까지 알려진(저명) 상표를 대상으로 합니다. 이 경우에는 출처 혼동 여부와 관계없이, 그 유명 상표의 식별력이나 명성을 훼손할 우려만 있어도 등록이 거절될 수 있습니다. 이른바 희석화 이론입니다.
제12호 — 품질오인·수요자기만 우려가 있는 상표
상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 우려가 있는 상표는 등록받을 수 없습니다. 일반 수요자를 보호하려는 공익적 목적의 규정입니다.
실무에서는 상표 자체가 특정 원산지나 성분, 효능을 암시하는데 실제 지정상품이 그렇지 않은 경우, 또는 이미 널리 알려진 타인 상표와 유사해 출처를 오인시킬 소지가 있는 경우에 자주 문제됩니다.
제20호·제21호 — 동업·거래관계자, 대리인의 부정한 목적 출원
두 조항 모두 신의성실의 원칙을 근거로 합니다.
제20호는 동업, 고용 등 계약관계나 업무상 거래관계에 있거나 있었던 자가, 그 상대방의 상표를 상대방 동의 없이 무단으로 출원한 경우에 적용됩니다. 대리점 계약이 끝난 뒤 전 대리점주가 본사 상표를 슬쩍 출원하는 경우가 전형적입니다.
제21호는 이 원칙을 해외 상표로까지 넓힌 규정입니다. 해외 상표권자와 계약·거래 관계에 있던 국내 당사자가 동의 없이 유사 상표를 출원하면 이 호로 거절될 수 있습니다. 국내 대리인이 해외 브랜드를 무단 선점하는 사례를 막기 위해 강화된 조항입니다.
계약관계의 존부, 상대방 상표를 알고 있었는지 여부 등은 서류만으로는 쉽게 드러나지 않는 경우가 많습니다. 저희가 다룬 사건에서도, 계약서 문구 자체보다 실제 거래 이력과 이메일 등 정황 자료가 결과를 가른 적이 있었습니다.
상표법 34조 거절이유통지, 어떻게 대응해야 할까?
거절이유통지서에 34조 몇 호가 적시되어 있는지에 따라 대응 방향이 완전히 달라집니다.
의견제출통지서를 받으면 통상 지정된 기간 내에 의견서를 제출해야 하며, 대응 방향에 따라 필요한 입증자료의 종류가 달라지므로 초기 단계에서 정확한 진단이 중요합니다.
34조 거절이유는 단순 보정으로 해결되지 않는 경우가 많아, 사건마다 개별 전략이 필요합니다. 거절이유통지서를 받으셨다면 지금 상황을 정리해 상담을 받아보시는 것을 권해드립니다 →