상표 불사용취소심판 청구서를 받았다면 — 답변서 기한과 사용 증거 준비법

상표 불사용취소심판은 어떤 제도인가

상표 불사용취소심판은 등록된 상표라도 3년 이상 사용하지 않으면 그 등록을 취소시킬 수 있는 제도입니다. 상표법 제119조 제1항 제3호가 근거입니다.

조문을 풀어보면 이렇습니다.

• 상표권자와 사용권자 중 누구도 그 상표를 쓰지 않았고
• 그 상태가 심판청구일 기준으로 3년 이상 이어졌으며
• 사용하지 않은 데 정당한 이유가 없다면

취소 대상이 됩니다.

제도의 취지는 두 가지입니다. 등록상표의 실제 사용을 촉진하고, 쓰이지 않는 상표를 정리해 다른 사람의 상표 선택 기회를 넓히는 것입니다. 대법원도 이 제도가 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 불사용에 대한 제재를 가하는 데 목적이 있다고 반복해서 밝혀 왔습니다.

실무에서 이 심판은 두 가지 국면에서 등장합니다.

이해관계가 없어도 불사용취소심판을 청구할 수 있나

가능합니다. 불사용을 이유로 한 취소심판은 누구든지 청구할 수 있습니다.

상표법 제119조 제5항은 제1항에 따른 취소심판은 누구든지 청구할 수 있다고 정하면서, 제4호와 제6호에 해당하는 사유만 이해관계인으로 제한합니다. 불사용 사유인 제3호는 그 제한 대상이 아닙니다.

이 부분은 2016년 상표법 전부개정(법률 제14033호)으로 바뀐 내용입니다.

출원이 막혀 검색하셨다면 이 점이 특히 중요합니다. 아직 출원조차 하지 않은 단계에서도, 브랜드 론칭을 준비 중인 상태에서도 청구가 가능합니다. 거절이유통지를 받고 대응 기간에 쫓기는 상황이라면 이해관계를 소명할 자료를 따로 준비할 필요 없이 곧바로 청구할 수 있다는 뜻입니다.

취소가 인정되려면 어떤 요건을 갖춰야 하나

네 가지 요건이 모두 충족되어야 합니다.

정당한 이유의 범위는 판례로 정리되어 있습니다. 대법원 2000. 4. 25. 선고 97후3920 판결은 질병이나 천재 등 불가항력뿐 아니라, 법률에 의한 규제, 판매금지, 국가의 수입제한조치 등으로 지정상품이 국내에서 정상적으로 거래될 수 없었던 경우처럼 상표권자의 귀책사유로 인하지 않은 불사용도 포함된다고 보았습니다.

정당한 이유로 인정되기 어려운 사유

• 자금 사정 악화
• 사업 계획 지연
• 담당자 퇴사나 내부 사정

경영 판단에 속하는 사유는 상표권자가 통제할 수 있는 영역으로 보기 때문입니다.

한 가지 더 짚어둘 점이 있습니다. 상표권을 중간에 양수한 경우에도 불사용 기간은 이전등록 시점부터 새로 계산되지 않습니다. 앞선 97후3920 판결이 명시한 내용입니다. 상표권을 사들이면서 종전 권리자의 사용 이력을 확인하지 않으면 인수 직후 취소심판을 맞을 수 있습니다.

불사용 사실은 누가 입증해야 하나

청구인이 아니라 상표권자가 사용 사실을 입증해야 합니다. 이 구조가 이 심판의 성격을 결정합니다.

상표법 제119조 제3항의 구조가 그렇습니다. 상표권자가 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용했다는 사실을 직접 증명해야 하고, 증명하지 못하면 취소를 면할 수 없습니다.

쓰지 않았다는 사실을 외부에서 증명하기는 사실상 불가능합니다. 법은 그 부담을 사용 사실을 알고 있는 쪽, 즉 상표권자에게 지웠습니다. 청구인은 사용 정황이 확인되지 않는다는 정도로 절차를 열 수 있습니다.

이 점이 비용 판단으로 바로 이어집니다. 상담에서 자주 듣는 질문이 있습니다. “상대가 3천만 원을 부르는데 그냥 사야 할까요?” 이때 먼저 하는 일은 협상 조언이 아니라 그 상표가 실제로 쓰이고 있는지 확인하는 것입니다. 사용 정황이 없다면 협상의 전제 자체가 달라집니다.

다만 입증책임이 유리하다는 것과 실제로 이긴다는 것은 다른 문제입니다. 상대가 어떤 증거를 낼 수 있는지 가늠하지 않고 청구하면 비용과 시간만 쓰고 상대에게 사용 사실을 공식적으로 확인시켜 주는 결과가 됩니다. 청구 전 사용 정황 조사부터 하는 것이 순서입니다.

청구 전 사용 정황은 어떻게 확인하나

혼자서도 어느 정도까지는 확인할 수 있습니다.

1. 법인등기 상태 확인 — 상표권자가 법인이라면 등기부에서 해산이나 청산 여부를 확인합니다. 폐업 상태라면 사용 가능성이 크게 낮아집니다.
2. 상표등록원부 확인 — 전용사용권이나 통상사용권이 설정되어 있는지 봅니다. 사용권자가 있으면 그쪽의 사용도 방어 근거가 됩니다.
3. 유통 채널 검색 — 주요 오픈마켓, 포털, 소셜미디어에서 상표명과 상품명을 조합해 검색합니다. 게시물의 작성일이 3년 이내인지가 관건입니다.
4. 실물 확보 시도 — 판매 페이지가 확인되면 실제 구매를 시도해 봅니다. 주문이 취소되거나 재고가 없다면 형식적 게시일 가능성이 있습니다.

여기까지 해서 사용 흔적이 전혀 나오지 않으면 청구를 검토할 만한 상태입니다. 반대로 어느 하나라도 걸린다면 청구 범위를 다시 설계해야 합니다.

어떤 증거가 사용으로 인정되고, 어떤 증거가 탈락하는가

세금계산서와 홈페이지 화면을 냈는데도 취소되는 경우가 있습니다. 사용 여부는 증거의 양이 아니라 세 가지 동일성 판단을 통과하느냐로 결정되기 때문입니다.

심판청구서를 받으셨다면 먼저 이 세 문항으로 자가진단해 보시기 바랍니다.

방어 상담에서 가장 자주 듣는 말이 “저희 계속 쓰고 있는데요”인데, 등록증을 확인해 보면 등록된 로고와 현재 쓰는 로고가 다르거나 실제 판매 품목이 지정상품 목록에 없는 경우가 적지 않습니다. 사용하고 있다는 감각과 법이 요구하는 사용은 다른 층위입니다.

상표를 변형해서 쓴 경우 사용으로 인정되나

등록상표와 물리적으로 완전히 같은 형태로 써야 하는 것은 아닙니다. 거래사회 통념상 동일하게 볼 수 있는 형태의 사용도 포함됩니다.

대법원 2001. 4. 24. 선고 98후959 판결은 동일성을 해치지 않을 정도의 변형 사용은 허용되지만 그 정도를 벗어나면 허용될 수 없고, 유사한 상표를 사용하는 것만으로는 등록상표를 사용했다고 인정하기 부족하다고 판시했습니다.

대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결이 이 지점의 기준을 정리했습니다.

리브랜딩 후 재출원하지 않았다면 지금 확인하십시오

취소심판을 맞는 상표에는 반복되는 공통점이 있습니다.

• 등록한 지 5년 이상 지났다
• 등록 당시 지정상품을 넓게 잡았다
• 그 사이 브랜드 디자인이 한 번 바뀌었다

세 조건이 겹치는 상표는 구조적으로 취약합니다. 현재 쓰는 표장의 사진과 매출 자료가 아무리 많아도, 등록상표와 동일성이 인정되지 않으면 사용 증거로서 기능하지 않기 때문입니다. 심판을 당한 뒤에 알게 되면 대응할 수 있는 폭이 좁아집니다.

리브랜딩을 했다면 새 표장을 별도로 출원해 두는 것이 정공법입니다. 비용 부담 때문에 미뤄 두었다면 최소한 등록상표 형태를 어딘가에 계속 사용하고 그 기록을 남겨 두어야 합니다.

지정상품과 비슷한 상품에 쓴 경우는 어떻게 되나

인정되지 않습니다. 지정상품 그 자체 또는 거래통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용해야 합니다.

대법원 2007. 6. 14. 선고 2005후1905 판결은 불사용 취소심판에서 지정상품은 그 상품의 기능, 용도, 재료, 구체적 거래실정 등을 기초로 거래사회의 통념에 따라 해석·판단해야 한다고 보았습니다.

지정상품을 넓게 잡아 등록해 둔 권리자일수록 노출 면적이 큽니다. 실제 사업은 한두 개 품목뿐인데 등록 당시 관련 상품을 폭넓게 나열해 두었다면, 그 나열된 상품이 그대로 공격 지점이 됩니다.

광고나 거래서류에 표시한 것도 사용에 해당하나

표장이 출처를 표시하는 기능을 하고 있었는지가 기준입니다. 형식적으로 문서에 이름이 적혀 있다는 사실만으로는 부족합니다.

대법원 2023. 5. 18. 선고 2022후10265 판결은 거래서류상 표시의 사용 해당 여부를 다룬 비교적 최근 판단입니다. 광고에 관해서는 전시나 반포에 해당하는지를 종래부터 엄격하게 해석해 왔습니다.

상품성 자체가 문제 되는 경우도 있습니다. 대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결은 본래 상품을 선전하기 위해 배포된 판촉물은 입수하는 자가 한정되어 장래 시장에서 유통될 가능성이 인정되지 않으므로, 교환가치를 가진 독립한 상거래의 목적물이라는 요건을 충족하지 못해 상표법상 상품에 해당하지 않는다고 보았습니다.

실무에서 자주 탈락하는 증거 유형

다음과 같은 자료는 단독으로는 사용 증거로서 힘을 갖기 어렵습니다.

• 날짜가 특정되지 않은 홈페이지 화면이나 사진
• 심판청구일 전 3년의 기간을 벗어난 자료
• 상표가 상품이 아니라 회사명이나 상호로만 표시된 자료
• 관계사 간 형식적 거래로 보이는 소량 거래 증빙
• 실제 유통 없이 촬영만 한 제품 이미지
• 무상 배포 판촉물, 견본품 관련 자료

인정받는 증거는 어떻게 묶는가

날짜와 상표와 상품이 하나의 문서 안에서 연결될 때 증명력이 생깁니다. 세 겹으로 묶는다고 생각하시면 됩니다.

세 층이 같은 상품명으로 연결되어야 합니다. 방어 사건에서 실제로 하는 작업의 절반은 새 자료를 찾는 것이 아니라 이미 있는 자료를 골라내고 버리는 것입니다. 관련 없는 자료가 섞이면 심판관이 핵심 증거에 도달하기 전에 인상을 형성해 버립니다.

심판이 청구된 뒤에 사용을 시작하면 취소를 피할 수 있나

피할 수 없습니다. 심판청구서를 받고 나서 급히 제품을 출시하거나 판매를 시작해도 이미 발생한 취소사유는 사라지지 않습니다.

상표법 제119조 제4항은 취소심판을 청구한 후 그 심판청구사유에 해당하는 사실이 없어진 경우에도 취소사유에 영향이 미치지 아니한다고 규정합니다. 심판청구일 기준으로 이미 3년 불사용 상태가 완성되어 있었다면, 그 이후의 사용은 결과를 바꾸지 못한다는 뜻입니다.

심판청구 직전에 만들어 낸 사용도 위험합니다. 판례는 형식적·명목적 사용을 정당한 사용으로 보지 않습니다. 취소를 모면할 목적으로 급조한 소량 거래나 일회성 게시물은 그 의도가 드러나면 오히려 불리하게 작용합니다.

답변서 제출 기간은 얼마나 되나

방어하는 입장에서 가장 먼저 확인해야 할 것이 이 기간입니다.

심판장이 청구서 부본을 송달하면서 답변서 제출 기간을 지정합니다. 실무상 30일 안팎으로 지정되는 경우가 많습니다. 최초 답변서에 대한 기간연장 신청은 비교적 폭넓게 받아들여집니다.

다만 그 이후의 지정기간 연장은 다릅니다.

특허심판원 심판절차 안내에 따른 내용입니다. 시간이 무한정 주어지지 않는다는 뜻입니다. 답변서를 제출하지 않으면 사용 증명이 없는 상태로 심리가 진행되고, 사실상 취소를 막을 방법이 없어집니다.

실제로 해야 할 일은 새로 사용을 시작하는 것이 아니라, 심판청구일 전 3년 안에 존재했던 사용 사실을 찾아내 증거로 재구성하는 것입니다. 이 기간 안에 어떤 자료를 어떤 순서로 배치하느냐가 결과를 좌우합니다.

지정상품 일부만 사용 중이라면 전부 취소되나

취소되지 않습니다. 청구에 관계된 지정상품 중 하나 이상에 대해서만 사용을 증명하면 그 청구 전체가 기각됩니다.

상표법 제119조 제3항의 표현이 정확히 그렇습니다. 피청구인이 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 사용을 증명하면 취소를 면합니다. 청구 대상으로 특정된 지정상품 전체가 하나의 심판물로 취급되기 때문입니다.

이 한 문장이 양측 전략을 정반대로 갈라놓습니다.

한편 청구인은 지정상품이 둘 이상인 경우 일부 지정상품에 대해서만 취소심판을 청구할 수 있습니다(제119조 제2항). 이 조항과 제3항을 함께 읽으면 청구 범위 설계가 승패의 절반이라는 결론이 나옵니다.

지정상품이 스무 개 넘게 걸린 상표를 두고 전부를 대상으로 할지 일부만 겨냥할지 판단해야 하는 상황이 자주 옵니다. 욕심을 내면 하나가 살아나는 순간 전부 기각됩니다. 결국 내 출원을 막고 있는 상품만 정확히 고르는 것이 답인 경우가 대부분입니다.

취소 심결의 효력은 언제부터 발생하나

심결 확정 시점이 아니라 심판청구일로 소급해서 소멸합니다.

상표법 제119조 제6항 본문은 취소 심결이 확정되면 상표권이 그때부터 소멸한다고 정하면서, 단서에서 불사용을 사유로 취소된 경우에는 그 심판청구일에 소멸하는 것으로 본다고 규정합니다. 이 소급효도 2016년 개정으로 도입되었습니다.

후출원인 입장에서 이 조항의 의미는 큽니다. 심판이 진행되는 동안 내 출원 심사가 보류되더라도, 취소가 확정되면 선등록상표는 심판청구일에 소멸한 것으로 취급됩니다.

권리자 입장에서는 반대로 작용합니다. 상표권을 근거로 침해 대응을 하던 중 상대방이 불사용취소심판으로 맞받아치는 것은 흔한 반격 방식입니다.

청구부터 심결까지 절차는 어떻게 진행되나

특허심판원 상표심판부에서 서면 심리를 중심으로 진행되며, 필요한 경우 구술심리가 열립니다.

1. 심판청구서 제출 — 특허심판원에 청구서를 제출하고 심판청구료를 납부합니다. 심판청구료는 지정상품 류 구분에 따라 산정되며 정확한 금액은 특허로(patent.go.kr) 수수료 안내에서 확인할 수 있습니다.
2. 부본 송달과 답변서 제출 — 심판장이 청구서 부본을 상표권자에게 송달하고 답변서 제출 기간을 지정합니다. 이 단계에서 사용 증거가 제출됩니다.
3. 심리 — 서면 공방이 오갑니다. 쟁점이 복잡하면 구술심리가 지정됩니다.
4. 심리종결통지와 심결 — 심리가 종결되면 통지가 나가고 이후 심결이 내려집니다.
5. 불복 — 심결에 불복하는 당사자는 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있습니다. 제소기간은 심결등본을 송달받은 날부터 30일입니다.

심판장은 취소심판이 청구되면 그 취지를 해당 상표권의 전용사용권자와 그 밖에 상표에 관한 권리를 등록한 자에게 통지해야 합니다(제119조 제7항). 질권자나 사용권자가 있는 상표라면 이들도 상황을 알게 된다는 뜻입니다.

거절이유 대응 기간과 심판 기간이 맞지 않을 때

출원이 막혀 심판을 청구하는 경우 시간 문제가 생깁니다. 거절이유통지 대응 기간은 통상 2개월인데 심판은 1년 안팎 걸리기 때문입니다.

이 상황에서는 대응 기간 안에 의견서를 제출하면서 취소심판 청구 사실을 알리고, 필요하면 기간연장을 신청해 심결을 기다리는 방식이 일반적입니다. 다만 연장에도 한계가 있어 심사 진행과 심판 진행을 어떻게 맞물릴지 초기에 설계해 두어야 합니다.

거절이유통지를 받은 뒤 심판을 검토하기 시작하면 이미 시간이 부족한 경우가 많습니다. 출원 전 선행상표 조사 단계에서 사용 여부까지 함께 확인해 두면 선택지가 넓어집니다.

취소된 상표는 누가 다시 가져갈 수 있나

취소를 청구한 사람에게 우선권이 주어지지 않습니다. 반면 취소당한 상표권자에게는 3년의 재출원 제한이 걸립니다.

과거에는 취소심판을 청구한 자에게 심결 확정 후 일정 기간 우선 출원할 수 있는 권리가 인정되었으나 이 제도는 폐지되었습니다. 지금은 취소가 확정되면 제3자 누구나 곧바로 출원할 수 있습니다.

반대로 상표법 제34조 제3항은 상표권자 또는 그 상표권자의 상표를 사용하는 자에 대해 제한을 둡니다. 제119조 제1항 제3호 등을 이유로 취소심판이 청구되고 취소 심결이 확정된 경우, 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 다시 등록받으려면 3년이 지난 후에 출원해야 합니다.

여기서 실무의 함정이 나옵니다. 심판에서 이겼는데 그 사이 제3자가 먼저 출원해 버리면 애써 치운 자리를 남에게 내주게 됩니다. 심판 진행 상황은 공개되므로 같은 업계에서 지켜보는 사람이 있을 수 있습니다.

따라서 취소심판은 단독으로 설계하는 것이 아니라 내 출원의 타이밍과 함께 설계해야 합니다. 심결 확정 시점과 출원 시점을 어떻게 맞출지, 심판 청구 전에 먼저 출원해 둘지가 실제 판단 사항입니다.

양도 협상, 취소심판, 우회 설계 중 무엇을 선택해야 하나

세 가지는 비용과 기간, 확실성이 모두 다릅니다. 선등록상표의 사용 정황이 어느 정도인지에 따라 답이 갈립니다.

비용을 비교할 때는 상대가 부른 양도 대가와 심판 비용을 나란히 놓고 보십시오. 브로커가 수천만 원을 요구하는 상황이라면 심판 비용 쪽이 낮은 경우가 대부분입니다. 반대로 요구액이 심판 비용과 비슷한 수준이라면 시간을 사는 셈 치고 협상하는 편이 나을 수 있습니다.

취소심판이 유리한 경우

• 상표권자가 폐업했거나 법인이 해산된 경우
• 온·오프라인 어디에서도 해당 상표로 유통되는 상품이 확인되지 않는 경우
• 상표 브로커가 다수 상표를 선점해 두고 양도 대가만 요구하는 경우

브로커 상표에는 알아보기 쉬운 특징이 있습니다.

• 한 명의 명의로 수십 건이 등록되어 있다
• 여러 류에 걸쳐 지정상품이 폭넓게 나열되어 있다
• 실제 사업체의 흔적이 확인되지 않는다

사용 의사 자체가 없으므로 사용 증거가 나올 가능성도 낮습니다. 다만 이런 상표일수록 지정상품이 많아 청구 범위를 좁게 설계하는 작업이 중요해집니다.

취소심판이 불리한 경우

• 상대가 규모 있는 기업이어서 어떤 형태로든 사용 증거를 확보하고 있을 가능성이 큰 경우
• 지정상품 중 일부라도 명백히 사용 중인 경우
• 제품 출시가 몇 달 안으로 잡혀 있어 심판 기간을 감당할 수 없는 경우

병행이 나은 경우도 있습니다. 취소심판을 청구해 둔 상태에서 협상을 진행하면 상대는 사용 증거를 제출해야 하는 부담을 지게 됩니다. 협상 조건 자체가 달라집니다.

주의할 점도 있습니다. 사용 정황이 확인되는 상표에 무리하게 심판을 청구하면 비용과 시간을 잃는 데 그치지 않습니다. 상대에게 내 브랜드 계획을 노출하고, 상대가 자신의 사용 사실을 심결로 공인받는 결과가 됩니다. 이후 침해 경고를 받았을 때 방어가 더 어려워집니다.

청구인과 상표권자, 대응 전략은 어떻게 갈리나

같은 조문을 놓고 양측이 봐야 할 곳이 완전히 다릅니다.

청구인이 검토해야 할 것은 청구 범위의 설계입니다. 상대가 어떤 상품에 상표를 쓰고 있는지 사전 조사한 뒤, 사용 가능성이 낮은 상품만 골라 좁게 특정해야 합니다. 제119조 제3항 때문에 하나라도 사용이 증명되면 그 청구는 전부 기각되기 때문입니다.

상표권자가 검토해야 할 것은 증거의 선별과 구성입니다. 자료를 많이 내는 것이 유리하지 않습니다. 청구 대상 상품 중 가장 확실하게 증명 가능한 하나를 정하고, 그 상품에 대해 상표·상품·날짜가 서로 연결되는 증거 세트를 만드는 편이 낫습니다.

판단이 어려운 이유는 조문이 복잡해서가 아닙니다. 동일성 판단, 상품 동일성 판단, 증거의 증명력 평가는 모두 판례가 축적되며 형성된 영역이고 사안마다 결론이 달라지기 때문입니다. 조문만 읽고 판단하면 방향을 잘못 잡기 쉽습니다.

당당 상표분쟁 전담센터는 상표 무효심판, 취소심판, 침해 대응을 전담하며 변리사가 사건을 직접 수행합니다. 청구를 검토 중이시거나 심판청구서를 받으신 상황이라면 상담을 통해 현재 자료로 어떤 결론이 예상되는지부터 확인해 보시기 바랍니다.

자주 묻는 질문

본 콘텐츠는 상표법 및 관련 법령, 대법원 판례, 특허심판원 공개 자료를 기준으로 작성된 일반적인 정보입니다. 개별 사건의 결론은 사실관계와 제출 증거에 따라 달라질 수 있으며 결과를 보장하지 않습니다. 구체적인 사건 검토는 별도 상담을 통해 진행하시기 바랍니다.